Referente: Pascal-André Gérinier (Abogado - Fundador)
La marca es una herramienta clave en la vida de los negocios: permite a sus clientes identificar sus productos y servicios y le ayuda a combatir a los competidores que buscan crear confusión. Es un activo intangible valioso, que conviene proteger desde la constitución de su sociedad.
MOSAIK acompaña a las empresas durante toda la vida de sus marcas: estrategia, registro, defensa y explotación, en Francia y a nivel internacional.
Comprobar antes de registrar
Una solicitud de marca solo merece la pena si el signo está disponible (no entra en conflicto con derechos de terceros), es distintivo (no se limita a describir el producto) y es lícito. Ahora bien, los derechos anteriores que pueden oponerse a su proyecto son numerosos: marcas registradas idénticas o similares, marcas notoriamente conocidas, nombres comerciales y denominaciones sociales en uso, derechos de autor, dibujos y modelos, nombres de entidades públicas.
El despacho realiza una búsqueda de anterioridades en el territorio pertinente y analiza los resultados: riesgo de confusión fonética, visual o conceptual. Antes de gastar nada, usted sabe si su proyecto puede prosperar y qué riesgos asume.
Construir la estrategia de registro
Una solicitud lograda se prepara respondiendo a algunas preguntas estructurantes: ¿qué tipo de marca conviene registrar (denominativa, figurativa, mixta)? ¿Para qué productos y servicios? ¿En qué territorios? ¿Con qué presupuesto? ¿Se destina la marca a generar regalías?
MOSAIK redacta a continuación la lista de productos y servicios de modo que se maximice su protección: una marca solo está protegida para aquello que figura en su registro. El despacho presenta la solicitud ante el INPI (la oficina francesa de la propiedad industrial) para Francia, ante la EUIPO para la Unión Europea o ante la OMPI para los registros internacionales.
Defender la solicitud y vigilar la marca
Incluso una solicitud bien preparada puede recibir objeciones del INPI o una oposición de un tercero. MOSAIK le representa en estos procedimientos: respuestas a las notificaciones de la oficina y escritos en respuesta a las oposiciones, ante el INPI, la EUIPO y los tribunales especializados en propiedad intelectual.
Una vez registrada la marca, el despacho implanta servicios de vigilancia para detectar los registros y usos de signos similares, y actúa en cuanto se detecta una intrusión: requerimiento formal, oposición, acción por infracción.
Presentar una oposición ante el INPI o responder a ella
Cuando un tercero solicita el registro de un signo similar al suyo, usted dispone de dos meses desde la publicación de su solicitud para presentar una oposición ante el INPI. Desde la reforma de 2019, la oposición puede fundarse no solo en una marca anterior, sino también en una denominación social, un nombre comercial, un rótulo de establecimiento o un nombre de dominio, si existe riesgo de confusión.
MOSAIK vigila sus marcas para detectar a tiempo estas solicitudes, redacta el escrito de oposición y conduce la fase de instrucción. A la inversa, si su propia solicitud es objeto de una oposición, el despacho redacta sus observaciones en respuesta y negocia, cuando resulta útil, un acuerdo de coexistencia que le evita perder su marca.
Falsificación: actuar con rapidez, también en la aduana
Un competidor copia su marca, un sitio web vende imitaciones, un contenedor de productos falsificados llega a Le Havre o al aeropuerto de Roissy: cada situación tiene su respuesta. MOSAIK pone en marcha el requerimiento formal, la diligencia de comprobación de la infracción (saisie-contrefaçon) para constituir la prueba y la acción por infracción ante el tribunal judicial, y obtiene la prohibición, la destrucción de los productos y la reparación de su perjuicio.
El despacho presenta asimismo en su nombre una solicitud de intervención ante las aduanas. Los productos sospechosos quedan entonces retenidos en la frontera, y usted dispone de diez días hábiles desde la notificación de la retención para confirmar la falsificación y actuar, o para obtener su destrucción simplificada. Esta articulación entre la propiedad intelectual y el derecho aduanero es una práctica habitual del despacho.
Explotar y monetizar su cartera
Una marca registrada se convierte en un activo que hay que gestionar y monetizar. MOSAIK redacta y negocia los contratos que rigen su explotación: contratos de licencia, cesiones, acuerdos de cotitularidad, acuerdos de coexistencia, garantías reales. El despacho inscribe estos contratos ante las oficinas competentes para hacerlos oponibles frente a terceros y le acompaña en la gestión internacional de su cartera, apoyándose en sus oficinas de Hong Kong y Ciudad de México.
Licencia de marca y licencia de software
Una licencia bien redactada convierte su marca en una fuente de ingresos sin que pierda el control sobre ella: territorio, duración, exclusividad, regalías, control de la calidad de los productos, suerte de la licencia en caso de cesión o de incumplimiento del licenciatario. MOSAIK redacta y negocia sus licencias de marca, al igual que sus licencias de software, en coordinación con su equipo de derecho digital, e inscribe la licencia en el Registro Nacional de Marcas para hacerla oponible frente a terceros.
Proteger su marca en Hong Kong y en Asia
Una marca francesa o de la Unión Europea no le protege en Hong Kong: allí es necesario un registro distinto, antes de vender sus productos o de buscar un distribuidor. Desde su oficina de Hong Kong, MOSAIK coordina el registro, la vigilancia y la defensa de sus marcas en Asia, en francés, en inglés y en chino, y acompaña del mismo modo a las empresas hongkonesas que desean proteger su marca en Francia y en Europa.
Preguntas frecuentes
¿Puedo registrar mi marca por mí mismo?
Presentar la solicitud en línea es sencillo; el riesgo está en otra parte. Sin una búsqueda de anterioridades seria y una lista de productos y servicios bien redactada, puede registrar un signo no disponible o mal protegido, y las tasas oficiales no se devuelven si prospera una oposición. Contar con un abogado asegura tanto la solicitud como la estrategia que la rodea.
¿Está mi marca protegida en todo el mundo?
No. Una marca está protegida en el territorio para el que ha sido registrada: Francia (INPI), la Unión Europea (EUIPO) o los países designados a través de la OMPI. Su estrategia de registro debe seguir a su estrategia comercial, mercado por mercado.
¿Qué hacer si un competidor utiliza un signo similar al mío?
Debe actuar, so pena de ver debilitada su marca: un requerimiento formal, una oposición si el signo se ha registrado recientemente, o una acción por infracción ante los tribunales especializados. Un servicio de vigilancia de marcas detecta a tiempo estas intrusiones.
¿Cuál es el plazo para presentar una oposición a una marca ante el INPI?
Dos meses desde la publicación de la solicitud de registro en el Boletín oficial de la propiedad industrial (BOPI). Transcurrido ese plazo, queda la acción de nulidad, más larga y más costosa. De ahí el interés de un servicio de vigilancia de marcas, que le alerta desde la publicación.
¿Cómo conseguir que se bloqueen productos falsificados en la aduana?
Presentando ante la aduana una solicitud de intervención, válida durante un año y renovable, que describa sus marcas y sus productos auténticos. Cuando los funcionarios de aduanas retienen mercancías sospechosas, se le avisa y dispone de diez días hábiles para confirmar la falsificación y ejercitar una acción, o para obtener la destrucción de los productos con el acuerdo o el silencio de quien los tenga en su poder.
¿Mi marca francesa me protege en Hong Kong?
No. La protección de una marca es territorial: hay que registrarla en Hong Kong, ante el registro local. Nuestra oficina de Hong Kong se encarga de ello y vigila los registros de la competencia.