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知识产权

专利与创新律师

负责人:Pascal-André Gérinier(律师 - 创始人)

专利与创新律师

一项发明的价值,取决于保护它的权利和规范它的合同。MOSAIK与合作的工业产权顾问(conseil en propriété industrielle)携手,保障创新成果的创造、流转及维权;专利的撰写及申请由该顾问负责。

MOSAIK与其合作的工业产权顾问协同提供法律及技术支持。后者进行现有技术检索、分析技术层面的问题,并负责撰写及提交专利申请。MOSAIK则负责保护策略、合同、交易及争议。工业类中小企业、初创企业、实验室及发明人因此只需对接单一联系人,并获得前后一致的服务,覆盖从发明保护到商业化利用及维权的全过程。

发明归谁所有?

当发明人为员工时,《法国知识产权法典》根据其职责性质分配权利(第L. 611-7条)。在发明任务或明确委派的研究工作范围内完成的发明,归雇主所有,员工则可获得额外报酬。在该任务范围以外、但在企业业务范围内或借助企业资源完成的发明,归员工所有,雇主可以支付公平价格,要求将其归属于自己。双方之间就发明达成的任何协议,均须以书面形式确认,否则无效。

发明也可能源自非雇员创始人、顾问、服务提供商、实习生,或公立或私营研究合作伙伴的工作。企业并不会仅因资助或组织有关工作,就自动成为权利人。因此,必须在工作开始之前,针对每位参与者订立合适的权利转让及保密条款。如属共同项目,联合体协议或合作协议须明确研究成果可能的共有安排及其利用条件。

许可、转让及技术转移

专利或专利申请可以全部或部分转让,也可以以独占或非独占方式许可他人使用。相关文书必须以书面形式订立,否则无效(第L. 613-8条),并须在法国国家工业产权局管理的国家专利登记簿上登记后,方可对抗第三人(第L. 613-9条)。手续上的疏忽,可能使受让人在面对第三人时丧失其权利。

专利许可合同尤其应当明确以下各点:

  • 授予权利的范围,列明所涉及的专利及专利申请、相关的专有技术及获准的应用领域;
  • 许可是否为独占性质、其地域限制,以及适用于某些市场或客户的任何限制;
  • 许可使用费的计算及支付方式、可能的最低使用费,以及用于核实被许可人申报情况的审计权;
  • 技术改进的处理、新专利申请的所有权,以及各方利用这些改进的条件;
  • 权利人提供的保证、被许可人的承诺,以及发生索赔或争议时的责任分配;
  • 合同期限、终止的原因及效果,以及专利期满或被宣告无效时许可的处理。

创新不仅限于专利。企业选择不申请专利的专有技术、工艺及技术数据,只要企业已采取合理的保护措施,即属于商业秘密的范畴。在与合作伙伴、投资者或分包商进行任何洽谈之前,本所会先订立保密协议及访问规则,以便在适当时候主张该秘密。

在交易中体现创新的价值

在融资或收购时,MOSAIK会开展知识产权法律尽职调查:权利链、创始人及员工的发明、引入及对外许可、现有或潜在的争议。本所还协助以专利向公司出资或将专利转让给公司、从法律角度体现无形资产的价值,以及转让文书中保证条款的谈判。这些工作与MOSAIK负责融资及并购的团队共同开展。

侵权、有效性及权属主张

专利诉讼遵循其特有的规则。涉及发明专利的诉讼,包括同时涉及相关联不正当竞争问题的诉讼,专属巴黎司法法院管辖(《法国知识产权法典》第L. 615-17条及《法国司法组织法典》第D. 211-6条)。单一效力欧洲专利则由统一专利法院管辖,该法院在巴黎设有地方分庭。侵权诉讼的时效为五年,自权利人知道或应当知道使其得以提起诉讼的最后事实之日起计算(第L. 615-8条)。

在诉讼中,合作的工业产权顾问负责审查权利要求的范围、专利的有效性及侵权的技术层面。MOSAIK制定策略,在适当时安排经法官授权的侵权查扣(saisie-contrefaçon),启动紧急审理程序或实体诉讼,并可能就许可或和解进行谈判。在抗辩方面,本所可以质疑专利权的有效性、证明不存在侵权,并在产品上市之前协助确保自由实施。

在国际上保护创新

专利只在其获得授权的地域范围内提供保护。因此,在亚洲生产、出口至拉丁美洲或与外国合作伙伴谈判的企业,必须在任何公开披露之前,逐个国家确定其申请策略。MOSAIK凭借其香港及墨西哥城办事处以及合作律师网络,在这些地区为客户统筹创新成果的保护、合同及维权。

常见问题

律师可以为我申请专利吗?

撰写专利申请是一项技术性工作:发明的说明书及权利要求的撰写决定了保护范围。MOSAIK将这项工作委托给本所合作的工业产权顾问,并负责合同、策略及诉讼,使客户只需对接单一联系人。

我的员工完成了一项发明:它归谁所有?

这取决于其职责。任务发明(invention de mission),即源自发明任务或明确委派的研究工作的发明,归雇主所有,员工可获得额外报酬。任务外发明(invention hors mission),即在企业业务范围内或借助企业资源完成的发明,归员工所有,但雇主可以支付公平价格,要求将其归属于自己。其他发明仍归员工所有。员工须向雇主申报其发明。

专利侵权应向哪个法院起诉?

巴黎司法法院,它是法国唯一有权审理发明专利诉讼的法院,即使请求同时涉及相关联的不正当竞争事实也是如此。对于单一效力欧洲专利,或未被排除在其管辖范围之外的传统欧洲专利,则可以向统一专利法院提起诉讼。

专利许可合同是否需要登记?

专利许可合同必须以书面形式订立,否则无效。合同须在法国国家工业产权局(INPI)管理的国家专利登记簿上登记,方可对抗第三人;登记之前,合同仅可对抗在知情的情况下取得权利的第三人。即使未经登记,被许可人仍可参加权利人提起的侵权诉讼,就其自身所受的损害请求赔偿。因此建议在签署后立即办理登记。