Commerce – Immobilier

Gestion de portefeuille de marques

La marque (trademark) est un outil clé dans la vie des affaires afin de permettre à vos clients d’identifier vos produits et vos services mais aussi de lutter contre des concurrents qui souhaiteraient créer une confusion entre leurs services et les vôtres.

Elle constitue un actif essentiel qu’il convient de déposer dès le moment de la création de votre société

L’avocat est un partenaire essentiel à ce titre pour déterminer la meilleure stratégie de dépôt pour votre société mais surtout limiter les risques et difficultés y afférents.

En effet, le dépôt d’une marque n’est licite que s’il respecte en particulier les conditions suivantes :

  • être disponible (ne pas contrevenir aux droits des tiers) ;
  • être distinctive (ne pas simplement décrire une caractéristique) ;
  • être licite et non contraire aux bonnes mœurs

Son dépôt n’est d’ailleurs pas garant de sa validité et les droits des tiers peuvent être difficiles à identifier compte-tenu de leur nombre. Pour exemples :

  • marque identique ou similaire déjà enregistrée pour des produits et services identiques,
  • marque notoire ou marque renommée
  • nom commercial exploité
  • dénomination sociale exploitée
  • droits d’auteur
  • dessins et modèles protégés,
  • Le nom d’une entité publique (collectivité territoriale, pays, etc.)
Pour évaluer ces risques, le Cabinet procède à une recherche d’antériorités sur le territoire concerné et une analyse des résultats obtenus afin d’analyser l’existence d’un risque de confusion sur le plan phonétique, visuel ou encore conceptuel.

La démarche doit ainsi vous permettre de déterminer si oui ou non votre proposition peut faire l’objet d’un dépôt de marque et les risques pris à ce titre.

Ce dépôt doit faire également l’objet d’une réflexion préalable de votre part afin d’optimiser autant que possible sa pertinence mais également limiter les coûts. En effet, en cas d’opposition au dépôt, les frais liés à votre demande ne seront pas remboursés. En effet, en cas d’opposition au dépôt, les frais liés à votre demande ne seront pas remboursés.

Il convient à ce titre de se demander :

  • Quel type de marque je souhaite déposer ? Des termes (marque verbale) ? une image (marque figurative) ? un logo (marque semi-figurative) ?
  • Quels produits et/ou services la marque va proposer ?
  • Sur quel territoire je souhaite proposer ces produits et services ?
  • Quel est mon budget ?
  • Est-ce que je souhaite me verser des royalties par le biais de la marque ?
  • Quelle est ma stratégie de gestion de marques à l’international ?
Une fois ces paramètres déterminés, et le choix de la marque validé, le cabinet procède au dépôt devant soit l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI), soit l’Office de l’Union Européenne pour la Propriété Intellectuelle (EUIPO), soit l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI).

Le Cabinet se charge de déterminer le meilleur libellé possible de produits et services à protéger afin de maximiser votre protection (la marque n’étant protégée que pour les produits et/ou services pour lesquels elle est enregistrée et non pour les produits et services pour lesquels elle est exploitée).

Le dépôt d’une marque est conditionné au versement d’une taxe qui se calcule de la manière suivante en 2023 :

Il n’existe cependant aucune certitude en matière de dépôt et même avec les meilleures mesures, l’INPI peut solliciter des modifications ou un tiers peut s’opposer à la demande de dépôt.

MOSAIK peut vous accompagner dans ces échanges avec l’INPI afin de démontrer que votre dépôt respecte les conditions imposées par la loi.

MOSAIK vous accompagne également dans la rédaction de mémoires aux fins de réponse aux oppositions formées par des tiers, devant l’INPI, l’EUIPO et devant les Juridictions judiciaires spécialisées en droit de la propriété intellectuelle INPI (Tribunal judiciaire, Cour d’appel, etc.)

Une fois le dépôt validé, la marque devient un actif immatériel valorisable, et pouvant faire l’objet de transactions et accords qu’il faut absolument formaliser par écrit et si possible publier sur les registres de l’INPI pour qu’ils soient opposables à tous :

  • Contrats de licence de marque
  • Contrat de cession
  • Convention d’indivision
  • Accords de coexistence
  • Convention de nantissement

Le Cabinet se charge également de faire enregistrer ces actes auprès des organismes compétents (INPI, services des impôts, etc) afin de leur donner pleine force vis-à-vis des tiers.

MOSAIK peut également vous accompagner afin de protéger votre actif vis-à-vis des tiers, en mettant en place des surveillances pour vérifier qu’aucun tiers ne viennent porter d’atteinte à votre actif.

Une fois ces actes contrefaisants détectés, MOSAIK vous accompagne dans le processus de protection de votre marque en initiant toute démarche précontentieuse (mise en demeure) et contentieuse :

  • Opposition auprès de l’INPI
  • Opposition auprès de l’EUIPO
  • Assignation
  • Requête premier Président
  • Requête afin d’être autorisé à pratiquer des mesures conservatoires
  • Saisie-contrefaçon
  • Injonction de faire
  • Mesure préventives ou conservatoires devant le juge de la mise en état

Le cabinet peut également privilégier des solutions amiables en proposant des Modes Alternatifs de Règlement des Conflits (MARC) :

  • Conciliation
  • Médiation
  • Arbitrage

Tout ceci afin de vous permettre d’avoir le meilleur accord possible, accord formalisé dans le cadre d’un protocole transactionnel qui peut être confidentiel ou non.